Los requisitos para que una marca sea negada con fundamento en una obra protegida por derecho de autor

Una de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 para negar el registro de una marca es que el signo solicitado infrinja el derecho de autor de un tercero, salvo que medie su consentimiento.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha señalado que para que prospere esta causal de negación, deben cumplirse cuatro requisitos:

i. Que la obra haya sido creada con anterioridad a la solicitud del signo marcario.

ii. Que la obra constituya una creación protegida por el derecho de autor, es decir, una manifestación original, literaria, artística o científica, fruto del ingenio humano, perceptible sensorialmente y susceptible de reproducción.

iii. Que no exista autorización del titular de la obra para solicitar el registro del signo.

iv. Que el uso del signo solicitado sea susceptible de generar confusión, asociación o aprovechamiento indebido de la reputación de la obra en el consumidor.

Al respecto, surge la duda de cómo pueden demostrarse los requisitos relacionados con que la obra sea original y que el signo solicitado genere confusión en el consumidor.

En relación con la originalidad, la SIC ha precisado que no toda manifestación alcanza la categoría de obra protegida. Citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este requisito comprende dos dimensiones: una objetiva y otra subjetiva.

Desde el punto de vista objetivo, la obra debe presentar características que la diferencien de otras creaciones. Desde el punto de vista subjetivo, se exige un mínimo de creatividad, es decir, un aporte intelectual propio del autor.

En consecuencia, la SIC analiza este requisito caso por caso, evaluando si la obra invocada cumple con el estándar de originalidad. Esto implica que no existe una regla automática, sino que la autoridad adopta una posición en función de las particularidades de cada caso.

Por su parte, el análisis del riesgo de confusión se realiza considerando los productos o servicios que el signo pretende identificar y su relación con la obra protegida. En este punto, quien se oponga al registro de una marca deberá demostrar que el uso del signo es susceptible de generar confusión, asociación o aprovechamiento indebido en el consumidor.

Así, en una decisión reciente, la SIC negó el registro de una marca al encontrar que identificaba servicios relacionados con un personaje de la obra Cien años de soledad, lo cual generaba un riesgo de asociación indebida en el público.

Igualmente, la entidad también ha permitido el registro de signos similares a obras protegidas cuando no existe dicho riesgo. Por ejemplo, en una decisión reciente citó un ejemplo en donde la misma entidad permitió el registro de “TERMINATOR” para productos veterinarios, al concluir que no guardaban relación con la obra del mismo nombre ni generaban confusión en el consumidor.

La práctica de la SIC demuestra que cada caso se evalúa de manera individual, permitiendo el registro de marcas cuando, a pesar de existir similitudes con obras protegidas, no se configura un riesgo de confusión para el consumidor. Por lo tanto, quien pretenda oponerse al registro de una marca deberá demostrar no solo la existencia previa de la obra y la ausencia de autorización de su titular, sino de manera relevante, la originalidad de la obra invocada y la relación entre esta y los productos o servicios que el signo solicitado pretende identificar, que generen un riesgo de confusión y asociación en el consumidor.